抵触申请与重复授权的异同浅析

一、相关法条及判断原则

1. 抵触申请

    根据我国专利法第二十二条第二款的规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后的专利申请文件或者公告的专利文件 中。”在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前 向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的 专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出 的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时， 将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。

    根据我国专利法第二十三条第一款的规定 ：“授予 专利权的外观设计，应当不属于现有设计 ；也没有任何 单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院 专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的 专利文件中。”同理，将在涉案专利申请日以前任何单 位或者个人向专利局提出并且在申请日以后（含申请日） 公告的同样的外观设计专利申请，称为抵触申请。

    如果两件专利申请或专利，其技术领域、所解决 的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认 为两者为同样的发明或实用新型。确定是否存在抵触 申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书， 而且要查阅其说明书（包括附图），应当以其全文内容 为准。同理，判断对比设计是否构成涉案专利的抵触 申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容 为判断依据，判断对比设计中是否包含有与涉案专利 相同或者实质相同的外观设计。 

    抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前由任何单位或者 个人提出、并在申请日之后（含申请日）由专利局作 出公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的国际 专利申请。

    另外，抵触申请仅指在申请日以前提出的，不包 含在申请日提出的同样的发明或者实用新型专利申请。

2. 重复授权

    我国专利法第九条规定 ：“同样的发明创造只能授 予一项专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明 创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”

    对于发明或实用新型，我国专利法第九条或专利法 实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造”是指 两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同 的权利要求。为了避免重复授权，在判断是否为同样的 发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或 专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求 书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

    同样的外观设计是指两项外观设计相同或者实质 相同。在判断是否构成我国专利法第九条所述的同样 的发明创造时，应当以表示在两件外观设计专利申请 获专利的图片或者照片中的产品的外观设计为准。

二、处理方式

    由于外观设计专利申请采用初步审查制度，即在 审查时不进行检索，一件专利申请或专利是否构成抵 触申请或造成重复授权，大多在无效程序中予以判断 处理，故本文主要以发明和实用新型为例介绍抵触申 请和重复授权的处理方式。

    抵触申请损害专利申请的新颖性，而使得专利申请不具备授权条件，因此，根据我国专利法第二十二 条或二十三条的规定，该专利申请将予以驳回。

    《专利审查指南》第二部分第三章 6.2 节对禁止重 复授权原则中，同人同日（指申请日，有优先权的指 优先权日）提出的两件专利申请、同人同日（指申请日， 有优先权的指优先权日）的一件专利申请和一项专利 权、不同人同日（指申请日，有优先权的指优先权日） 提出的两件专利申请以及一种特殊情况同人同日（仅指申请日）既申请发明专利又申请实用新型专利等几 种情形的处理方式作出规定。（如图 1 所示）

    值得注意的是，在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应根据我国专利法第二十二条或第 二十三条，而不是根据专利法第九条对在后专利申请（或专利）进行审查。因此可以说，抵触申请的处理方 式优先于重复授权的处理方式。

三、异同比较

    抵触申请的目的在于避免对任何单位或者个人就 同样的发明创造重复授予专利权，存在抵触申请的专 利申请不具备新颖性，不能被授予专利权，其实际是为了更好地落实“禁止重复授权原则”。因此，抵触申 请和重复授权两者的立法宗旨是一致的，都是为了防 止重复授权。

    通过以上的介绍，现将抵触申请与重复授权两者 存在的异同进行比较，见表 1。

表 1 抵触申请和重复授权的异同比较

四、案例分析

    专利权是给予发明创造的所有人以一定地域和时期内对其发明创造的独占权和排他权。基于这种排他性的独占权，一项发明创造只能给予一项专利权，否 则，就违背了专利权的独占性原则。如果就同样的发 明创造给予两个以上申请人以两项以上的专利权，那 么，这些专利权便无独占性可言，必然会导致权利冲突， 也会使其他市场主体处于无所适从的地位，专利也就 失去了意义。若就同样的发明创造给予同一申请人以 两项以上的专利权，也会产生诸如对社会公众不公平、 导致市场秩序混乱和无谓的专利纠纷、影响专利权的 公信力等一系列不良后果。因此，对专利申请或审查 过程中，明确判断专利申请是否构成抵触申请或造成 重复授权显得尤为重要。

    现笔者结合专利咨询服务过程中遇到的典型问 题，对抵触申请、重复授权的判断举例分析，以使得 广大社会公众或专利申请人对二者有更加清晰的理解。

案例 1 ：对时间界限和处理方式的把握

【提问】两个不同的申请人在同一天就同样的技术 方案都首次提出发明专利申请，到底谁是专利的所有 人呢？

【回答】这两项专利申请彼此构成抵触申请，需 两个申请人协商，看谁愿意放弃，否则，都将被驳回， 无法获得专利权。

【解析】上述回答明显是错误的。首先，抵触申 请仅指在申请日以前提出的，不包含在申请日提出的 同样的发明或者实用新型专利申请，故该问题所述 的情形不构成抵触申请 ；其次，该问题所描述的是 不同申请人在同日提出两件专利申请的情形，属于 “禁止重复授权原则”中规定的情形之一，如果这两 件申请符合授予专利权的其他条件，应当根据专利 法实施细则第四十一条第一款的规定，通知申请人 自行协商确定申请人。申请人期满不答复的，其申 请被视为撤回 ；协商不成，或者经申请人陈述意见 或进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的， 两件申请均予以驳回。

案例 2 ：对判断原则的把握

【提问】我在 2012 年 8 月 15 日申请了一件发明 专利请求保护某种产品的制备方法，刚收到受理通知 书，但之前我申请过一项只保护该产品的发明专利，在 2012 年 10 月 18 日已公开，但是在先申请的说明书

中也包含了对该产品的制备方法，那么，在后的申请 会不会因为不能重复授权而作废？

【回答】根据我国专利法第五十九条第一款的规 定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要 求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求 的内容。所述两件申请的权利要求内容不同导致其保 护范围不同，因而不属于重复授权的范畴。但在先申 请会破坏在后申请的新颖性。

【解析】上述回答正确。提问的内容主要涉及区分 抵触申请与重复授权的判断原则问题。抵触申请采用 “全文内容制”，而重复授权采用“先权利要求制”，两 件申请的说明书内容相同而权利要求内容不同，不属 于专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述 的“同样的发明创造”。因此，不能根据专利法第九条 来审查在后申请是否符合授权条件，而是根据专利法 第二十二条来审查，即在先申请构成了在后申请的抵 触申请，破坏了在后申请的新颖性。

案例 3 ：对依据法条的把握

【提问】我公司在 2011 年 9 月向专利局申请了实 用新型专利，但与我公司合作的另一香港公司在 2011 年 3 月就同样的产品在香港提出了申请，并在同年 11 月就公告获得了专利权，那么，该香港公司的专利是 否会抵触我公司的专利申请？

【回答】香港公司的专利在贵公司专利申请的申请 日前申请、申请日后公开，构成了贵公司专利申请的 抵触申请，从而使得贵公司专利申请不具备授权条件 而无法获得专利权。

【解析】上述回答明显是错误的。虽然从申请的时 间上来看，是明显的“申请在先、公布或公告在后”， 满足构成抵触申请的时间界限，但是根据我国专利法 第二十二条的规定，一件专利申请构成另一专利申请 的抵触申请除在时间上满足条件外，还需是向我国专 利局提出的专利申请。问题中描述的是香港公司在我 国香港提出专利申请并获得专利权，故不满足在先申 请构成抵触申请的条件。