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可穿戴设备和IC企业如何制定知识产权战略?

来源:知识产权报作者:翟琳发布时间:2018/11/22 8:52:32

如今,可穿戴设备和集成电路(IC)产业发展迅速,但该领域的很多企业,无论规模大小,从开始进行技术研发时就没有意识到知识产权保护的重要性。很多时候,企业对知识产权保护都是后知后觉,只有在产品即将上市、公司寻求投资或并购时,才意识到知识产权保护的重要性。那么,对于可穿戴设备和IC企业来说,应如何制定知识产权战略?

笔者认为,每家企业都应从创立伊始就制定知识产权规划,在研发新产品前,首先要做的不是花费大量时间进行技术研发,而是要在第一时间制定知识产权规划,同时了解相关技术的发展现状,并找出潜在的侵权风险。

可穿戴设备和IC企业在研发出相关技术后,需要明确最终发明或其他创新成果的所有权。与他方进行合作时,务必签订保密协议,并且员工、承包商或顾问开展的任何工作都必须在签订书面协议后进行。无论是与员工的协议还是与承包商或顾问的协议,企业都应明确研发成果的所有权归属,并且包含有关商业秘密的保密义务,除非有明确协议严格界定各方权利,否则应尽量避免对知识产权的“共同所有权”。尽管“共同所有权”看似公平,但依据美国相关法律规定,每个共同所有人都可以自由使用专利技术或授予专利许可,而所得收入无需与其他共同所有人分享。即便是发展比较成熟的企业,也应定期审查自己的知识产权规划并进行适当调整,以适应公司不断发展的需求。

目前,美国有5种基本的知识产权保护形式,即专利、版权、商标、掩膜作品和商业秘密。美国承认文本和视觉作品中的版权,包括源代码和目标代码、图文设计以及技术制图。虽然版权作品不需要注册也能获得保护,但注册能使其更易于实施许可,并且权利所有人可以就已注册的版权要求获得法定损害赔偿和律师费补偿。1984年,根据《半导体芯片保护法》(SCPA)规定,美国的版权保护范围延伸到集成电路设计。欧共体、日本、中国和其他许多国家和地区都有类似的法律法规。根据SCPA规定,芯片的拓扑图可向美国版权局申请“掩膜作品”注册,以图案方式展现芯片设计。拓扑图在注册成功后将拥有10年保护期。芯片的功能特征则应以专利形式进行保护。

如果可穿戴设备具有独特的外观设计应如何进行保护?外观设计专利可以保护产品或服务的其他非功能性元素。外观设计专利可能涵盖整个可穿戴设备产品、表面图案或一些装饰性特征。通常情况下,拥有创新设计的公司可以根据以下3个要素提交外观设计专利申请:一是为了避免其他公司假冒其产品以造成消费者混淆,使之误以为仿冒产品是正宗设计;二是为了防范竞争对手销售替换性零部件或备用配件;三是为了保护区别于其他竞争产品的独特设计元素。在苹果与三星的专利战中,苹果获得了高达数十亿美元的赔偿,其中大部分是因为三星侵犯了其圆角矩形框的外观设计专利权。

对于可穿戴设备或IC企业而言,如果技术中的创造性部分是不可见的,而且侵权或抄袭行为难以检测,则可以考虑将这些元素以商业秘密形式进行保护。对于那些一旦知晓就能轻易改进的元素,也可考虑将其纳入商业秘密保护范畴。值得注意的是,在可穿戴设备和IC领域,使用逆向工程的行为十分常见,其不属于违法行为,而且逆向工程是商业秘密盗用的有力抗辩。另外,商业秘密所有者有责任证明商业秘密得到合理保护,并始终采取措施控制访问权限。这在某些情况下可能有些困难,尤其在员工流动率较高的行业内更是如此。卓棒(Jawbone)在2015年5月27日提起的诉讼就备受关注。该案中,Jawbone在美国加利福尼亚州起诉蜚比(Fitbit),指控Fitbit聘请Jawbone员工并怂恿员工在离职时窃取公司信息。为了防止此类行为发生,公司应与离职员工进行离职面谈,提醒他们注意员工协议中规定的有关知识产权所有权和员工保密义务的条款。

如今,技术发展日新月异,企业也纷纷针对新兴技术展开专利布局。对于可穿戴设备和IC企业而言,应尽快找出最关键的创新之处,并围绕公司最具商业性的产品和特征构建战略性专利组合,这必然有利于公司发展。专利是一种资产,如果处理得当,会带来实际价值。公司应投入时间和金钱,做好知识产权规划。在提交专利申请前,可穿戴设备和IC企业应针对现有技术进行专利检索,这样既能避免重复研发,也能帮助企业避开现有技术壁垒,找到新的技术突破口。公司在提交专利申请时,不能仅局限于公司目前的产品,还应考虑其他人可能会绕过该件专利进行周边设计。即使公司并不打算以某替代方案进行生产,在提交专利申请时也应将该替代方案纳入保护范围。这样在该件专利公开后,其他人无法就替代方案获得专利权。

目前,可穿戴设备等领域技术发展迅速,国内相关部门应考虑利用专利组合战略加快这些发展迅速的技术领域的关键专利申请的审查和授权,例如美国专利商标局开设“一号通道”,对某些特殊领域的专利申请进行优先审查,这可以保证这些专利申请从审查到授权的时间不超过1年。随后,专利权人可以以获得授权的专利为跳板,通过全球专利申请高速通道和类似条约,尽快在其他国家和地区获得专利权,从而快速创建一个高质量的专利组合。